31 May OTRA VISIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN EL ENTORNO DIGITAL
OTRA VISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS MARCAS RENOMBRADAS Y NOTORIAS COMO “METANAMES”: LA NECESIDAD DE PROTEGER LA MARCA EN EL ENTORNO DIGITAL
El contrato adword es un acuerdo de voluntades entre el anunciante en Internet y el buscador, en concreto, Google, mediante el cual este último le alquila “términos de búsqueda”, entre los cuales, se pueden encontrar marcas notorias y/o renombradas, con la finalidad de posicionar al anunciante en los resultados que el buscador ofrece a los internautas, tras las búsquedas realizadas por estos. Este posicionamiento puede llegar a colocar al competidor por encima del titular de la marca notoria o renombrada, si selecciona en el mencionado contrato esas marcas como palabras clave.
La Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, de 23 de marzo de 2010, sienta una jurisprudencia al respecto, en la que se condena al anunciante, en el caso de que la utilización de la marca por parte del anunciante menoscabe o diluya el origen empresarial del signo distintivo renombrado y/o notorio. En el presente caso, al ser una empresa que imitaba los productos de la marca Louis Vuitton, el Tribunal sostuvo que podría deteriorar la imagen de la marca francesa.
No obstante, exime de toda responsabilidad a Google, al considerar que no usa las marcas como tales, sino como meros metanames o “términos de búsqueda”. Además, sostiene que los signos distintivos de la empresa francesa no se utilizan en el tráfico mercantil, sino en una “esfera privada”. Para concluir, manifiesta que el buscador, como prestador de servicios para la sociedad de la información, tampoco puede ser responsable de un contrato que el anunciante suscribe mediante técnicas automáticas y sin ninguna intervención humana. De este modo, su actuación es meramente técnica, automática y pasiva, lo que supuestamente implica que no tiene conocimiento, ni control de la información que almacena.
La jurisprudencia española sigue fielmente la jurisprudencia del TJUE en todo lo relativo a una supuesta vulneración del Derecho marcario. Además, en su sentencia de 29 de febrero de 2016, caso “Masaltos”, el Tribunal Supremo no admite la protección basada en determinados preceptos de la Ley de Competencia Desleal.
Ante la reciente jurisprudencia comunitaria y nacional, se deberían realizar las siguientes reflexiones:
En el S. XXI, el uso de la marca no puede estar supeditado al concepto clásico de marcaje de productos y/o servicios en el mercado físico o presencial, toda vez que existen nuevas formas de utilizar una marca en un entorno digital.
El hecho de que la utilización de la marca por parte del buscador no sea visible para el usuario final, no quiere decir que esta no se utilice. Muestra de ello es la repercusión que esa utilización interna tiene posteriormente en Internet, posicionando a terceros competidores y/o imitadores para conseguir buenos resultados en el buscador, incluso, en ocasiones, por encima del titular de la marca. Es más: es necesario un primer uso de almacenaje y la puesta a disposición de los signos distintivos, por parte de Google, para que luego sea posible ese posicionamiento.
En nuestra modesta opinión, la facultad de licenciar, enajenar o vender la marca son facetas comprendidas dentro del derecho de propiedad que ejerce el titular de la marca. No debemos olvidar que la utilización que Google realiza de una marca como como metaname, podría calificarse como una licencia de uso sobre la marca, la cual, además, le está proporcionando unos beneficios millonarios.
La interpretación del TJUE sobre el uso de la marca en el tráfico mercantil es claramente errónea, al manifestar que Google usa un signo idéntico a una marca renombrada en la “esfera privada”. Pero entonces ¿qué significa el uso de un signo distintivo en el tráfico económico o mercantil?. Con el nuevo entorno digital surgen nuevas formas de utilización de las marcas ajenas en el tráfico mercantil, pues la repercusión de esa utilización en la red es inmediata. Todo ello sin olvidar que usar un signo en el tráfico mercantil también debería interpretarse con el margen de beneficios que su utilización reporta anualmente para el gigante tecnológico Google.
Por último, consideramos que la naturaleza jurídica de la marca impide que el TJUE la califique como “término de búsqueda”, desnaturalizándola. La marca se crea para cumplir las funciones inherentes a su esencia. Y, por este motivo nace como marca y debe protegerse como tal, pues es para lo que se crea. De hecho, el buscador establece diferentes tipos de precios si el “término de búsqueda” es una marca renombrada y/o notoria, o si se trata de un término genérico. No en vano, muchas de las búsquedas realizadas por los usuarios de la Red se inician porque se teclea una marca de prestigio.
A lo largo de estas palabras intento proporcionar otro punto de vista en relación con la responsabilidad de los buscadores por la utilización de marcas notorias y renombradas en sus servicios de referenciación, y puedo afirmar que, para que una marca llegue a ese estadio de reconocimiento por parte del público en general, se debe al enorme esfuerzo económico y publicitario realizado por sus titulares.
El Derecho es evolución, y en el entorno digital hay mucho por hacer, se debe abogar por una normativa en la que se contemplen nuevos usos de las marcas en el tráfico mercantil electrónico, no todos ellos legítimos, y que garanticen los derechos del verdadero propietario del signo distintivo, así como los mecanismos adecuados para que prohibir determinadas conductas reprobables, que atacan directamente a su derecho de propiedad.
No resulta muy ético que un empresario haga fuerte y prestigiosa su marca y que otro empresario, bajo la calificación de la marca como “término de búsqueda”, ejerza facultades sobre ella que únicamente corresponden al propietario. Al menos, y debido a los millonarios beneficios que los buscadores obtienen de licenciar esas marcas para que terceros se posicionen, Google debería pagar un royalty al titular de la marca por tal utilización absolutamente contraria a Derecho.
