20 Sep LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO MARCARIO
LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO MARCARIO
El 5 de julio de 2016, la Sala Primera del Tribunal General de la Unión Europea se pronunció sobre la imposibilidad de convivencia en el mercado europeo de las marcas “MACCOFFE” y la marca “McDONALD´S”.
El 13 de octubre de 2008, FUTURE ENTERPRISES Pte. Ltd. solicitó la marca comunitaria “MACCOFFEE”, en las clases 29, 30 y 32, ante la OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA (en adelante, EUIPO), la cual fue registrada el 29 de enero de 2010. Como consecuencia del registro, la empresa McDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY Co. Ltd. presentó una demanda de nulidad de marca para todas las clases registradas. La mencionada empresa opuso sus marcas anteriores McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, McNUGGETS, McCHICKEN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC y McDONALD´S.
Mediante resolución de 27 de abril de 2012, la División de Anulación declaró íntegramente nula la marca impugnada, como consecuencia de la notoriedad de la marca “McDONALD´S”.
El 26 de junio de 2012, FUTURE ENTERPRISES Pte.Ltd. interpuso recurso ante la EUIPO, contra la resolución de la División de Anulación. Mediante resolución de 13 de junio de 2013, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó íntegramente el recurso interpuesto, entendiendo, al igual que la División de Anulación, que la marca “McDONALD´S” era notoria. Además, añadió que el término “mac” unido al de una bebida que puede servirse en similares establecimientos que los distinguidos con la marca “McDONALD´S” podría generar asociación de la marca “MACCOFFEE” con las marcas americanas. A mayor abundamiento, se sostuvo que la empresa McDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY Co. Ltd. era propietaria de la familia de marcas “Mc”, y el uso de este término o semejantes por terceros podía generar asociación en el público de los consumidores con el gigante McDONALD´S. La Sala Primera del Tribunal General de la Unión Europea declaró que la Sala de Recursos de la EUIPO había anulado justificadamente la marca “MACCOFFEE”. Esta sentencia no es firme, pudiéndose interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
DOS MARCAS QUE NO PUEDEN CONVIVIR EN EL MERCADO
Ahora bien, cuando tuve noticia de esta resolución, recordé la Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6768/2008), en la que se planteaba la posible confusión, por su convivencia en el mercado, entre las marcas McSALAD y la familia de marcas McDONALD´S. Curiosamente, el Alto Tribunal sostuvo que el término “Mc” era genérico y el elemento relevante de las marcas en liza era lo suficientemente diferente “SALAD” y “DONALD´S”, diluyéndose –en realidad- cualquier riesgo de confusión entre los signos distintivos. Además, se afirmaba que para aplicar el régimen de protección especial de las marcas notorias y renombradas, así como la existencia de la familia de marcas con prefijo Mc, previamente debía existir una semejanza entre las marcas. Similitud que en este concreto caso no existía. En consecuencia, y teniendo en cuenta las diferencias en la representación gráfica de las marcas, el Tribunal Supremo falló que no existía posibilidad de que los consumidores creyesen que “McSALAD” pudiese ser una marca más dentro de la familia de marcas “McDONALD´S”. Por consiguiente, podrían convivir pacíficamente en el mercado sin que se produjese ningún riesgo de confusión.
DOS MARCAS QUE PUEDEN CONVIVIR EN EL MERCADO
A la vista de lo expuesto, surge de inmediato la inquietud de la inseguridad jurídica a la que estamos expuestos en el ámbito del Derecho marcario, pues no se trata de un caso aislado, ni de dos.
De hecho, en determinados casos prima el criterio de similitud fonética, pero en otros, si los términos tienen atribuido un significado concreto, primaría éste último. Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de enero de 2011 (STSJ MAD 2021/2011) consideró que las marcas “MINIMIL” y “MINIMAL”, a las cuales les diferenciaba una única vocal, podrían convivir en el mercado, para diferenciar productos o servicios en la clase 35, a pesar de su similitud fonética, porque se estimó que les diferenciaba claramente el significado que poseía cada una de ellas.
Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2008, (RJ/2007/119) permitió la convivencia de las marcas “TOSTAFINA” y “TOSTARICA”, por el significado que las palabras “fina” y “rica” podían atribuir a las marcas. Y, sin embargo, no se permitió la convivencia de las marcas “SAGRES” y “SAGRA”, por entender que el riesgo de confusión entre las mismas estaba servido, ya que ambas distinguían cervezas, pero sin entrar a valorar el significado de cada uno de esos signos distintivos, ni, lo que resulta más chocante, sin que la marca portuguesa “SAGRES” acreditase el uso de la marca en el territorio español. Lo peor de todo es que en este caso concreto se aplicó la doctrina de los topónimos frente a la de los significados diferentes, circunstancia que no se tuvo en consideración cuando se registró la marca “SAGRA ORIGINAL”.
En fin, resulta obvio y evidente que el poder de decidir sobre la similitud o semejanzas de las marcas, primero, por parte de los funcionarios de la OEPM/OAMI/OMPI; y, luego, por parte de los Tribunales es absoluto, aunque no siempre se utilizan los mismos argumentos jurídicos en casos que rayan la identidad. En este estado de cosas, solo nos quedaría encomendarnos a la cofradía de la buena suerte…
