3 de noviembre de 2025

 

EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA QUE LAS MARCAS DIESEL Y ODISEL PUEDEN CONVIVIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO SIN QUE ELLO SUPONGA UN RIESGO DE CONFUSIÓN O UN APROVECHAMIENTO INDEBIDO O UNA VENTAJA DESLEAL DEL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA DIESEL

Desde que OHBUYSHOES, S.L.  solicitó su marca ODISEL, DIESEL discutió la legitimidad de su registro, en base a una supuesta cuasi-identidad entre las marcas que podría generar confusión en el mercado, además del supuesto renombre de la marca DIESEL en todos los sectores que comprende la clase nomenclátor 25, prendas de vestir, calzado y sombrerería.

SOBRE LA COMPARACIÓN FONÉTICA, CONCEPTUAL Y GRÁFICA ENTRE ODISEL Y DIESEL:

LA INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN

Para determinar el grado de similitud entre las marcas enfrentadas se realizó la clásica comparación fonética, conceptual y gráfica. De todas las marcas de DIESEL, la multinacional italiana eligió una marca denominativa para focalizar la comparación en el plano fonético, ya que en los otros dos planos, gráfico y conceptual, las diferencias eran más notorias. Respecto de la similitud fonética, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1342/2025, de 30 de septiembre de 2025, dispuso que la similitud fonética no era intensa, en primer lugar, porque la primera sílaba de cada marca era distinta; y, en segundo lugar, porque mientras que la marca demandante está compuesta por dos sílabas, la marca de mi cliente la forman tres sílabas, lo que refuerza la diferenciación.

Conceptualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo siguió la linea argumental de la demandada al considerar que la marca ODISEL tiene su origen en la palabra ODISEA, que hace referencia al poema épico griego, compuesto por veinticuatro cantos, en los que, en su gran mayoría, el mar es protagonista. De hecho, los creadores de la marca quisieron identificar la marca con elementos característicos de su tierra gaditana, como es el sol, el mar, la naturaleza…

Por su parte, la marca DIESEL, en palabras de su creador Renzo ROSSO representa el lujo, lo urbano, la ostentación y hasta la irreverencia. A mayor abundamiento, cabe afirmar que DIESEL, al ser sinónimo de fuel o gasoil, tal y como se puede comprobar en GOOGLE se teclea el término diésel, podría también identificarse conceptualmente con estos productos, como sostuvo el Tribunal Supremo.

Por consiguiente, resulta evidente que conceptualmente transmiten valores, emociones y estilos de vida completamente diferentes.

Gráficamente, aunque la estrategia de DIESEL fue escoger una marca denominativa, con la finalidad de evitar a toda costa que se priorizasen otros parámetros de comparación, ninguna de las tres instancias, cayó en ese error. Por lo tanto, la comparación se entabló entre los signos en liza, tal y como se habían registrado:

En esta comparación se valoró la creación original de un alfabeto -por parte de los creativos- con una tipografía singular y única, como la que se observa en la siguiente imagen:

 

ABECEDARIO ELABORADO ORIGINAL Y SINGULARMENTE POR FANDARAMA, ESTUDIO DE DISEÑO Y BRANDING QUE CREÓ LA MARCA ODISEL

El diseño de las letras, con formas redondeadas y colores azules, evocaban las ondulantes y envolventes olas del mar, reforzando la identidad visual de la marca, diferenciándola de la marca DIESEL.

Tras examinar todos los planos fonético, gráfico y conceptual, para determinar si existía o no identidad entre los signos distintivos, el Tribunal Supremo concluye que debe desestimarse la acción de nulidad solicitada por DIESEL, al considerar que las diferencias entre ambas marcas eran suficientes para evitar la confusión.

SOBRE LA INEXISTENCIA DE APROVECHAMIENTO INDEBIDO O DE UNA VENTAJA DESLEAL 

Por otra parte, en cuanto a la acción de infracción marcaria se examinó si existía un aprovechamiento indebido o una ventaja desleal de la reputación de la marca DIESEL. Según la Sentencia del Tribunal Supremo los valores que evoca una marca como DIESEL no guardan relación ni evocan la imagen que pretende transmitir la marca de OHBUYSHOES, S.L. Para ilustrar esta diferencia, como una imagen vale más que mil palabras, plasmamos las siguientes:

CAPTURA DE PANTALLA DE PÁGINA WEB DE ODISEL UTILIZADA EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA PARA DEFENDER LOS INTERESES DE NUESTRO CLIENTE

Por el contrario, DIESEL, tal y como hemos comentado anteriormente, proyecta una imagen vinculada a lo urbano y el lujo, tal y como se puede comprobar en la captura de pantalla utilizada en la contestación de demanda y que -claramente- trasmiten otro tipo de valores, formas de vida, etc. diferenciados de los de ODISEL.

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB DE DIESEL QUE SE UTILIZÓ EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA PARA DIFERENCIAR LOS ESTILOS DE VIDA PROYECTADOS POR DIESEL FRENTE A ODISEL.

No hay duda que una marca como ODISEL no guarda relación con DIESEL, ya que no comparten valores, atributos, cualidades, ni esencia. La sentencia subrayó que la percepción del consumidor medio no confunde ambas marcas, pudiendo convivir pacíficamente en el mercado.

La sentencia no se pronunció sobre si DIESEL es una marca renombrada en el sector calzado, cuestión que podría ser objeto de debate en futuros procedimientos. La postura de defensa de OHBUYSHOES, S.L. fue que DIESEL no dispone de un reconocimiento expreso en el sector del calzado. De hecho, de las sentencias citadas por DIESEL en su escrito de demanda no se extrae el reconocimiento de marca renombrada en el sector calzados, como sí se ha reconocido en prendas de vestir, vaqueros tipo casual, denim y de lujo. Igualmente, los certificados emitidos por las Cámaras de Comercio aportados con el escrito de demanda resaltan notoriedad y reconocimiento en sector textil y perfumería.

A pesar del debate sobre el renombre de DIESEL, la Sentencia del Tribunal Supremo destacó las características propias de la marca de la demandada, como son la distintividad intrínseca derivada de su peculiar tipografía, su acusado cromatismo y sus diferencias conceptuales. El conjunto de todos los anteriores rasgos distintivos impide que ODISEL evoque, se aproveche u obtenga una ventaja desleal de DIESEL.

Por todo lo expuesto, el Tribunal Supremo decidió desestimar tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación interpuesto por Diesel S.P.A., condenando a la recurrente al pago de las costas de ambos recursos.

Desde el 13 de junio de 2017, ODISEL ha sufrido al titán DIESEL. El camino hasta la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2025 ha sido largo y complejo. Los fundadores de OHBUYSHOES, S.L. han tenido que compaginar la gestión y el crecimiento de su negocio con la defensa legal frente a una multinacional con infinitos recursos para prolongar todo tipo de procedimientos. Al igual que otras marcas avaladas por un gran poder económico, DIESEL intenta monopolizar el máximo número de términos que consideren similares al suyo, en todos los sectores empresariales, por muy diferentes que sean, y que pueda comprender -en este caso- una clase nomenclátor como la 25 en la que se incluyen textil, calzado y sombrerería.

Ahora bien, esta Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2025 se suma a una jurisprudencia que exige al titular de una marca como DIESEL demostrar tanto el reconocimiento de la marca como el riesgo real de que se transfiera la imagen o ventaja desleal que cause una dilución de DIESEL. El Alto Tribunal insistió en que debe existir un riesgo de asociación para el consumidor, que perjudique la distintividad de la marca demandante, riesgo que, evidentemente, debe ser acreditado.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos gustaría resaltar una frase de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre de 2025, que citamos literalmente: “Porque el hecho de que su marca goce de renombre en España no significa que deba estimarse cualquier demanda en la que la demandante impute al titular de una marca posterior esa ventaja desleal o ese perjuicio”. Este pronunciamiento pone de manifiesto que la protección reforzada de ciertas marcas no debe convertirse en una barrera injustificada para el acceso de nuevos empresarios al sistema marcario, favoreciéndose así la competencia, la innovación y, sobre todo, el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

SOBRE LA EQUIPARACIÓN DE LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE EN UN ÚNICO CONCEPTO: LUCES Y SOMBRAS

Además, con la nueva concepción de renombre que engloba notoriedad y renombre, ya no es marca renombrada únicamente la que es conocida en general por el público de los consumidores, sino que lo podrá ser la marca que es muy conocida en su sector. De este modo, el renombre también se podría extender caprichosa y forzadamente a todos esos sectores que incluye una clase nomenclátor. Más ventajas -si cabe- para el gigante, sobre todo cuando se trata de un bien de consumo habitual, es decir, no es lo mismo vender un pantalón vaquero que una caña de pescar.

Multinacionales de la moda tendrán el reconocimiento del renombre casi per se en todos los sectores de la clase nomenclátor 25, aunque DIESEL no se identifique con chanclas o alpargatas, como lo puedan hacer HAVAIANAS o CASTAÑER, respectivamente.

La sombra de la marca renombrada es cada vez más alargada. Si el renombre se equipara a la notoriedad, una marca identificada con textil, dentro de la clase 25, recibirá el mismo reconocimiento en sombrerería.

Otro día hablaremos del color como marca, monopolio también exclusivo para las grandes multinacionales, al tener que acreditar un secondary meaning que hasta la fecha, no tenía acogida en el Derecho continental para formalizar un registro.  Pero que, sin duda, es otra concesión más para una marca renombrada, a la que el Derecho le otorga una protección jurídica mucho mayor, que es completamente lógica, en el sector en el que opera ese renombre, por el esfuerzo y la inversión económica, pero que no debería ser extensible a otros en los que no se ha acreditado, y, por consiguiente, seguramente no lo es.

En definitiva, el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1342/2025, de 30 de septiembre de 2025 resulta relevante para los abogados que defienden a pequeñas empresas frente a grandes multinacionales, al ser un aliciente para muchos emprendedores que, a sabiendas de las dificultades económicas y personales que implica enfrentarse a este tipo de litigios, siguen adelante porque creen en su marca.

No siempre es posible mantener la defensa hasta el final, ya que el coste y el tiempo pueden ser factores determinantes para que muchos pequeños empresarios decidan no continuar, perdiendo por el camino todo el esfuerzo y la dedicación que supuso hacer realidad un sueño, que, en ocasiones se frustra como consecuencia de una contienda larga y costosa. No obstante, sentencias como la comentada favorecen el equilibrio entre los que, concurriendo al mismo mercado, están en desigualdad de condiciones.

Consultar Sentencia del Tribunal Supremo DIESEL VS. ODISEL