30 Sep COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA TERCERA) DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA TERCERA)
DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
INDITEX vs OAMI y Sres. ANSELL
El 9 de septiembre de 2015 se publicó la Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera), en el que estaba en juego la caducidad de la marca comunitaria denominativa ZARA, en la clase 39, para distinguir “servicios de transporte, distribución (reparto) de productos, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente de artículos de vestido, zapatos y complementos, perfumería y cosméticos”.
El 1 de abril de 1996, INDITEX solicitó el registro de la marca denominativa comunitaria ante la OAMI, consistente en el signo ZARA, para distinguir, entre otros, servicios de transporte. La marca fue registrada el 3 de enero de 2001. El 24 de octubre de 2011, los Sres. ANSELL presentaron solicitud de caducidad de dicha marca, al considerar que se vulneraba el artículo 51, apartado 1, letra a) del Reglamento nº 207/2009, para parte de los servicios comprendidos en las clases 39 y 42. El 30 de abril de 2013, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad. El 12 de agosto de 2013, la demandante interpuso recurso ante la OAMI, contra la resolución de la División de Anulación, al declarar caducada la marca, para los servicios comprendidos en la clase 39.
A la vista de lo expuesto, la demandante solicita (i) que se anule la resolución impugnada en la medida que la Sala confirmó la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria, (ii) que se condene en costas a la OAMI y, en su caso, a la parte coadyuvante.
El artículo 51, apartado 1, letra a) del Reglamento nº 207/2009 dispone lo siguiente:
“1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;”
INDITEX sostiene que la Sala de Recurso infringió el mencionado artículo, toda vez que se usó la marca a través de sus franquiciados, a pesar de ser servicios de transporte por cuenta ajena. Sin embargo, no se aportó prueba sobre el volumen de negocio generado por la prestación de los servicios de transporte.
Tal y como se puede deducir, nuevamente el “Caballo de Troya” será determinar si INDITEX ha usado real y efectivamente la marca ZARA, para la clase 39, anteriormente descrita.
Las pruebas aportadas por INDITEX para acreditar el uso efectivo fueron las siguientes: (i) Dossier de prensa que incluye información sobre los sistemas de logística y distribución; (ii) Declaraciones juradas de siete franquiciados de INDITEX; (iii) Declaraciones juradas del Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de la demandante; (iv)Folleto sobre la plataforma logística de INDITEX en Madrid; (v) un estudio de casos en los cuales se menciona el sistema de distribución de la marca ZARA y, por último, (vi) un Informe de gestión.
La Sala de Recurso afirmó que se había acreditado la realización de algunos servicios de transporte y distribución de productos destinados a sus filiales. Además, sostuvo que los franquiciados formaban parte de su organización logística. Ahora bien, la mencionada Sala consideró que los franquiciados estaban integrados en su organización interna. A mayor abundamiento, se entendió que no existía una proyección, ni un uso público de la marca, toda vez que la prueba aportada no acreditaba el uso externo de los servicios de transporte. Las pruebas presentadas tampoco demostraron que volumen de negocio reportó a INDITEX la prestación de servicios. Por último, los franquiciados declararon que los costes de transporte no se facturaban por separado y se añadían al precio de cada artículo. En consecuencia, al no aportarse facturas expedidas por valor de los servicios de transporte no se pudo aportar ninguna prueba sobre el volumen de negocio generado por la prestación de servicios de transporte.
En relación con el dossier de prensa, el folleto y el estudio de los casos, la Sala de Recurso sostuvo que no son pruebas lo suficientemente objetivas y concretas, para acreditar una utilización efectiva de la marca, en relación con los servicios que pretende identificar. A la vista de lo expuesto, para demostrar el uso de la marca se debe aportar prueba de tal utilización en el mercado.
En este estado de cosas, se declaró que las pruebas aportadas no probaban el uso efectivo de la marca para los servicios previstos en la clase nomenclátor 39 . Por este motivo, se desestimó el recurso, con condena en costas para INDITEX.
Este asunto nos recuerda inevitablemente al caso NIKE, enjuiciado mediante Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2005, (RJ/2005/1697), en la que se declaró la falta de uso real y efectivo de la marca mixta, denominativa y gráfica, la cual presentaba una imagen de la famosa estatua de la Victoria de Samotracia, enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo Nike. Aunque con anterioridad, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de septiembre de 1999 (RJ/1999/6604) sostuvo que se había realizado un uso real y efectivo de la marca al utilizarla en dos ferias comerciales y al entender que el encargo a una entidad de diseño de la confección de la marca derivada reafirmaban ese uso en el mercado.
Resulta evidente que el dedo en la yaga lo puso el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 9 de febrero de 2004, (RTC 2004, 8), al señalar que el problema no se centraba en la utilización por CIDESPORT, S.A. de una versión modernizada o derivada de una marca, cuya impresión en la cara interna de una etiqueta en forma de librillo no se discute. La cuestión a debatir sería si esa forma de utilizar la marca era la adecuada para enervar la acción de caducidad instada, que exige que el uso de una marca cumpla determinados requisitos.
Ahora bien, lo que resulta indiscutible es que depende del ojo con el que se mire, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. De hecho, lo que en su momento se consideró uso real y efectivo de la marca, posteriormente, se convirtió en un uso simulado y ficticio.
La doctrina más reconocida se divide ante la interpretación del “uso real y efectivo” de una marca. Por una parte, la doctrina mayoritaria manifiesta que el uso efectivo requiere necesariamente la comercialización de producto y/o servicios distinguidos por una marca, cuando alcanzan cierto nivel cuantitativo. Además, se sostiene que uso efectivo está ligado inevitablemente a la intensidad del uso por parte del titular registral. Por otra parte, una segunda teoría considera que un uso real y efectivo es una expresión redundante, pues el uso real requiere que sea efectivo. Así, una utilización real y efectiva de la marca implica un uso externo, es decir, la comercialización del producto y/o servicio identificado en el mercado por la marca. Esta utilización implica que la publicidad realizada alcance cierta intensidad, no simplemente, que se alcance cierta apariencia de uso para provocar el enervamiento de la acción de caducidad.
Por lo tanto, por una parte, parece que el uso real está directamente identificado con el concepto verdadero, es decir, con el uso auténtico de la marca, sobreimpresionando –claramente- la marca en los productos que se pretenden comercializar en el mercado; y, por otra parte, el uso efectivo está más relacionado con la intensidad de la utilización de la marca, exigiendo claramente que sea un uso que bien sea por cifra de negocio o bien sea por inversión publicitaria, claramente se acredite la efectividad.
El hecho de que la marca ZARA sea internacionalmente conocida no implica que INDITEX se pueda apropiar de signos distintivos en sectores del mercado en los que ni real, ni efectivamente opera. Pues no debemos olvidar que la marca es un derecho de exclusiva que se otorga al titular para que la utilice. Los Tribunales son conscientes de que tal derecho, al ser exclusivo, debe protegerse cuando existen verdaderas razones de peso para ello. En caso contrario, estaríamos vulnerando uno de los principios básicos del Derecho marcario; a saber: el principio del uso. Pero es más: los Tribunales también son conscientes de que la multitud de signos que pueden constituir una marca no es infinito, sino más bien todo lo contrario, cada día es más limitado.
Consecuentemente, no sería justo que los tentáculos de la marca ZARA se extendiese a aquellos sectores con los que la marca no solo “no se identifica”, sino también “no le identifican”. De hecho, las pruebas de uso presentadas en el procedimiento deberían haber sido mucho más concluyentes de lo que fueron. Imaginémonos que Ups España o SEUR no pudiesen acreditar el volumen de negocio generado por la prestación de sus servicios de transportes en el territorio español. Resulta complejo en esta posición defender un uso real y efectivo de la marca. Curiosamente, INDITEX es dueña de una de las diez empresas del sector del transporte de mercancías por carretera con mayores ingresos, FASHION LOGISTICS FORWARDERS, S.A.
Parece que la guerra la van ganando los Sres. ANSELL. Ahora bien, tendría su gracia que toda esta batalla legal cayese en saco roto, si consideramos que ZARA, como marca renombrada, o al menos notoria, va a ser protegida en aquellos sectores en los que sin llegar a operar, se pueda acreditar que están relacionados con la fabricación y distribución textil. En ese caso, los Sres. ANSELL tendrán serias dificultades para registrar una marca denominativa comunitaria en la clase 39, que responda al nombre de ZARA. Pero esa será otra batalla, a la que, por supuesto, estaremos muy atentos.
